Het bewijzen van normaal gebruik
Een onderzoek naar de gebruiksbewijzen in de oppositieprocedureHet bewijzen van normaal gebruik
Een onderzoek naar de gebruiksbewijzen in de oppositieprocedureSamenvatting
Markenizer treedt onder meer op als merkgemachtigde voor haar cliënten in oppositieprocedures, waarbij zij tracht
de inschrijving van een conflicterend jonger merk te voorkomen, teneinde (dikwijls in de meeste gevallen)
consumentenverwarring af te wenden. Gedurende de oppositie kan de opposant verzocht worden om normaal
gebruik van diens ingeroepen recht aan te tonen, waarbij het voor de rechtvaardiging en daarmee het doen slagen
van de oppositie cruciaal is dat er gebruiksbewijzen worden aangeleverd ter staving van het normale gebruik. Het
merkenrecht op zowel Benelux als Europees niveau verplicht immers de houder van een ingeschreven merk ertoe om
dit normaal te gebruiken, teneinde merkbescherming te behouden. De opposant dient bewijzen van gebruik aan te
leveren waaruit de plaats, duur, omvang én wijze van het normale gebruik blijkt. Als onderneming zijnde wil men
echter zo min mogelijk diens gegevens, handelsstrategie, commerciële succes, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke
informatie, etc. blootgeven en daarbij dus de aanlevering van de gebruiksbewijzen beperken tot het hoogstnodige.
Daartegenover staat echter dat de opposant er zeer bij gebaat is het normale gebruik van het ingeroepen merk aan te
tonen. Immers, op grond van niet normaal gebruik zal de oppositie worden afgewezen, waardoor de merkinschrijving
mogelijkerwijs niet zal worden voorkomen, en kan het ingeroepen recht mogelijk naderhand vervallen worden
verklaard. Op grond van welke bewijsstukken het BBIE en het EUIPO uiteindelijk tot normaal gebruik concluderen,
is voorts voor de praktijk onduidelijk.
Onderhavig praktijkonderzoek heeft getracht helderheid te verschaffen omtrent de aan te leveren bewijzen van gebruik
aan de hand waarvan het BBIE respectievelijk het EUIPO concludeert tot normaal gebruik, hetgeen opposant meer
zekerheid biedt bij het bewijzen van het normale gebruik en dus bijdraagt aan een doeltreffendere oppositieprocedure
of strategie. Het doel van dit onderzoek is Markenizer te adviseren over de aan te leveren bewijsmiddelen op grond
waarvan het normale gebruik van het ingeroepen merk van diens cliënten kan worden aangetoond, hetgeen plaatsvindt
op grond van dossieronderzoek van oppositieprocedures bij het BBIE en het EUIPO en wet en regelgeving. Hierdoor
wordt Markenizer in staat gesteld: 1) haar cliënten gerichter bewijs aan te laten leveren ter staving van het normale
gebruik, 2) op grond daarvan kan zij een betere inschatting maken van de slagingskans dat het normale gebruik zal
worden aangetoond dan wel 3) zij een gerichtere strategie kan hanteren door de oppositie slechts te baseren op de
rechten en/of klassen waarvoor het aannemelijk wordt geacht het normale gebruik te kunnen aantonen.
Dientengevolge zijn de oppositiebeslissingen bij het BBIE en het EUIPO waarin geoordeeld werd tot normaal
gebruik geanalyseerd op de aangeleverde bewijzen en de inhoudelijke beoordeling daaromtrent. Aan de hand van
alle aangeleverde bewijzen ter staving van het normale gebruik is een lijst met geclusterde typen bewijsmiddelen
opgesteld, door de bewijzen met een overeenstemmend karakter van aard te groeperen. Hierna is voor elke zaak
afzonderlijk in een tabel in kaart gebracht welke typen bewijsmiddelen bijdroegen aan het normale gebruik,
doordat het blijkens de interpretatie van de inhoudelijke beoordeling de aanwezigheid van de cumulatieve eisen
betreffende plaats, duur, omvang en/of wijze van het gebruik aantoonde.
Beide beoordelende instanties lijken op grond van onderhavig onderzoek nagenoeg dezelfde bewijzen van gebruik te
betrekken bij diens oordeel omtrent het normale gebruik, zijnde catalogi, contractuele overeenkomsten, facturen,
grafische werken, informatieve gegevens, informatieve uitgaven, jaarverslagen, juridisch dicta, media, objecten,
presentaties, reclamemateriaal, schriftelijke verklaringen, verkoopcijfers, websitedata en website varia. Uit het
praktijkonderzoek lijkt te volgen dat het BBIE en het EUIPO voornamelijk oordelen tot normaal gebruik op grond van
facturen. Aan dit gebruiksbewijs wordt veel bewijskracht toegekend, omdat het hoofdzakelijk het meeste gebruik
aantoont met betrekking tot de cumulatieve eisen. Tevens lijken beide Bureaus verkoopcijfers en jaarverslagen aan te
merken als belangrijk gebruiksbewijs. Het EUIPO lijkt echter daarnaast de bewijskracht van catalogi hoog te achten,
waar het BBIE aan dit bewijstype slechts een lage bewijskracht lijkt toe te kennen. Het BBIE lijkt daarentegen media
en informatieve uitgaven aan te merken als waardevolle gebruiksbewijzen van redelijke waarde, terwijl het EUIPO
dergelijke bewijzen matig respectievelijk laag lijkt te achten qua bewijskracht. Andersom lijkt het Europese Bureau
reclamemateriaal in bepaalde gevallen van een redelijke bewijskracht te achten, waar het Benelux-Bureau dit lijkt af
te doen als een bewijstype met weinig bewijskracht. De overige bewijstypen worden door beide instanties van matige
tot lage waarde geacht bij diens beoordeling omtrent het normale gebruik.
Markenizer dient blijkens de jurisprudentie bij de beoordeling omtrent het normale gebruik rekening te houden met
alle relevante feiten en omstandigheden, zoals de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk
beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik, alsook de frequentie en de
regelmaat daarvan, welke in onderlinge samenhang dienen te worden beoordeeld. Om te bepalen of de aanwezigheid
van het normale gebruik al dan niet kan worden aangetoond, dient te worden nagegaan of het gebruik aan de in de
jurisprudentie ontwikkelde beginselen voor normaal gebruik voldoet. Deze hebben betrekking op werkelijk en
anders dan symbolisch gebruik, gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, gebruik op de betrokken
markt, gebruik in relatie tot de waren en diensten, reële, commerciële exploitatie, territoriaal gebruik en kwantitatief
gebruik. Markenizer dient haar opponerende cliënten te attenderen op het feit dat het bewijsmateriaal in zijn totaliteit
bezien dient te voldoen aan de cumulatieve eisen omtrent de plaats, duur, omvang én de wijze waarop gebruik is
gemaakt van het oudere merk. Het merk dient daadwerkelijk in het territoir alwaar het bescherming geniet of in een
(substantieel) deel daarvan te zijn gebruikt, waarbij het echter niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto vast
te stellen vanaf welke territoriale omvang er sprake is van normaal gebruik van het merk. Er bestaat tevens geen
minimale tijdsperiode om het gebruik van het handelsmerk als normaal te kunnen aanmerken, bewijs aan het begin of
einde van de periode is reeds voldoende. Daarnaast is er geen objectieve de minimisregel om a priori een niveau van
gebruik vast te stellen om de omvang, zijnde de omzet en afzet, van het gebruik als normaal te kunnen bestempelen.
Bovendien dient het voor de cliënten van Markenizer duidelijk te zijn dat normaal gebruik niet op basis van
waarschijnlijkheden en vermoedens kan worden aangenomen, dat de bewijskracht van het bewijsmateriaal afhangt van
de mate van betrouwbaarheid, het aangeleverde bewijs concreet en objectief dient te zijn, binnen de bewijsperiode
gedateerd of daarop betrekking hebbend en begrijpelijk en overzichtelijk. Markenizer kan haar cliënten adviseren om
facturen, verkoopcijfers en/of jaarverslagen te overleggen, waarbij ondersteunend en aanvullend bewijsmateriaal het
gestelde normale gebruik dient te onderschrijven. Dit kan onder meer worden aangebracht in de vorm van de
alternatieve bewijstypen, zoals benoemd bij de resultaten.
Tot slot kan er nader dan wel grootschaliger onderzoek worden verricht naar het vermoeden dat slechts in uitzonderlijke
gevallen tot normaal gebruik wordt geoordeeld, afhankelijk van welke omstandigheden ondersteunend dan wel
aanvullend bewijs voor de bewezenverklaring nodig wordt geacht, wat de algemene bewijskracht is van een aantal
typen bewijsmiddelen op grond waarvan in een te gering aantal zaken moest worden geoordeeld dan wel dat de
bewijskracht per soort in plaats van type in kaart wordt gebracht, hetgeen specifiekere resultaten kan opleveren.
Organisatie | Hogeschool Leiden |
Opleiding | HBO-Rechten |
Afdeling | Faculteit M&B |
Partner | Markenizer |
Datum | 2017-09-18 |
Type | Bachelor |
Taal | Nederlands |